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Annulation d’un brevet européen en ce qui concerne la France
4 juin 2009 - par Dominique Nguyen
Il ne suffit pas de posséder un brevet européen prenant ses effets en France pour obtenir réparation d’un préjudice de la part d’un tiers qui exploite votre brevet illégalement.
Bien que l’observation des critères d’obtention d’un brevet européen soient examinés avec le plus grand sérieux par l’Office Européen des Brevets (OEB) et que le titre de brevet européen délivré par l’OEB donne une bonne raison de croire que l’invention qui en est pourvue est solide et peut difficilement être remise en cause, il faut toujours garder à l’esprit que rien n’est jamais acquis et peut être jugé dans un sens contraire au cours d’une procédure en contentieux devant un Tribunal.
Ainsi en a été annulée la partie française d’un brevet européen lors d’une action en contrefaçon et en concurrence déloyale de son titulaire à l’encontre d’un présumé contrefacteur.
Dans cette affaire jugée le 25 novembre 2008 par le TGI de Paris et publiée au PIBD N° 894.III.956, la nullité de la partie française du brevet européen N° EP 1383402 délivré le 25 mai 2005, a été prononcée par le TGI au motif que «l’objet du brevet a été étendu au-delà du contenu de la demande de brevet telle qu’elle a été déposée dans la demande initiale».
Ce motif d’annulation d’un brevet européen est exposé à l’article 138 paragraphe 1c de la Convention de Munich (CBE) auquel se réfère l’article L614-12 du Code de la Propriété Intellectuelle français.
Au cours des procédures d’examen de la demande de brevet européen, tout conseil en PI prend bien soin de ne pas présenter de modifications concernant des caractéristiques qui ne sont pas expressément décrites dans le texte déposé. En effet, comme précisé à l’article 123(2) de la CBE, «la demande de brevet européen ne peut être modifiée de manière que son objet s’étende au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée». Concrètement, après le dépôt de la demande de brevet, les modifications possibles sont essentiellement limitées aux revendications à condition toutefois de ne pas apporter de matière nouvelle non décrite dans le texte, ni représentée sur les dessins déposés initialement.
Dans le cas faisant l’objet de la décision du TGI, le brevet européen, issu d’une demande de brevet PCT, décrit une invention relative à une semelle extensive pour chaussure. La revendication 1 du brevet européen délivré précisait que «le fond de la chaussure comporte un insert extensible transversalement qui est pourvu d’une ou plusieurs saillies sur sa surface inférieure… et que la partie d’avant-pied du fond est pourvue d’une ou plusieurs ouvertures dans lesquelles la ou les saillies s’encastrent de façon étanche».
Les revendications déposées initialement dans la demande de brevet PCT, et notamment la revendication 2 ne mentionnaient les saillies et les ouvertures qu’au pluriel et ne prévoyaient donc pas qu’il puisse n’y avoir qu’une seule saillie et une seule ouverture. Les dessins de la demande de brevet PCT montraient uniquement des semelles à plusieurs saillies et plusieurs ouvertures. En ce qui concerne la description de l’invention, le Tribunal relève que«la demande PCT ne parle que de saillies (au pluriel) à l’exception de la ligne 34 qui prévoit selon un autre mode de réalisation, que la partie déformable de l’avant du pied pourra être obtenue par la réalisation d’une ou plusieurs ouvertures longitudinales». Le TGI ajoute ensuite «il est toujours fait état dans la demande PCT de plusieurs saillies et le seul singulier employé est adjoint aux ouvertures... Il est vrai que les ouvertures et les saillies doivent se correspondre; cependant, le demandeur d’un brevet ne peut voir la protection attachée à son invention étendue en raison d’une seule phrase contenue dans la description, phrase qui n’est pas même reprise dans une revendication dépendante ni même dans un dessin explicatif».
Par cette phrase, le TGI interprète l’exigence de l’article 138 paragraphe 1c de la Convention de Munich (CBE) qui prévoit que «l’objet de la demande de brevet ne peut être étendu» comme une exigence prévoyant que«la protection de l’invention revendiquée initialement ne peut être étendue», donc plus sévèrement que ne le fait généralement l’OEB. On peut à cet égard noter que cette exigence s’apparente plutôt à l’exigence prévue à l’article 123(3) de la CBE qui n’est appliqué par l’OEB qu’aux modifications du brevet européen après sa délivrance. Il y a donc ici une divergence d’interprétation du texte de loi par rapport à l’interprétation opérée par l’OEB.
En effet, en se basant sur l’exigence de l’article 123(2) de la CBE, l’OEB a délivré le brevet européen après modification des revendications bien que la portée de la revendication 1 ait été modifiée. A ce sujet, on peut noter que la portée de protection de la revendication n’a pas été étendue mais restreinte puisqu’elle incorpore les caractéristiques de la revendication 2 d’origine. En outre, on peut également noter que le texte initial de la demande de brevet PCT mentionne explicitement en page 1, lignes 18 à 20, que «l’insert peut comporter une ou plusieurs saillies». Il semble donc que le TGI considère une mention de cette nature trop allusive pour définir l’objet de la protection.
La division d’examen de l’OEB a considéré que, au sens de l’article 123(2) et de l’article 138 paragraphe 1c de la CBE, l’objet de la demande de brevet n’a pas été étendu au-delà de la demande telle que déposée puisque toutes les caractéristiques de cet objet étaient explicitement mentionnées (même de manière sommaire) dans la description de l’invention. Peu importe qu’elles n’aient pas été revendiquées explicitement dans une revendication dépendante de la demande de brevet initiale. Il suffit que le texte de la demande de brevet déposé initialement divulgue ces caractéristiques dans au moins l’un des modes de réalisation de l’invention, même non représenté sur les dessins, pour que l’objet de la demande de brevet ne soit pas considéré, au sens de la CBE, comme étendu au-delà de la demande initiale.
Le brevet européen a cependant été annulé en raison d’une interprétation différente des textes par le TGI, ce qui crée une incertitude juridique pour le breveté et pour les tiers. En outre, bien que le conseil en PI rédige une pluralité de revendications dépendantes pour assurer des positions de repli le cas échéant, faut-il désormais prévoir des revendications dépendantes pour toutes les caractéristiques de l’invention qui pourraient être utilisées comme position de repli additionnelle?
Il reste maintenant à surveiller s’il sera fait appel de ce jugement et à vérifier dans quel sens tranchera la cour d’appel.